以案说法丨恶意知识产权诉讼损害责任的赔与偿（下）
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引 言
在《以案说法丨恶意知识产权诉讼损害责任的赔与偿（上）》中我们着重对专利恶意诉讼多个案例进行调研分析，并结合恶意提起知识产权诉讼的基本概念与性质对恶意提起专利侵权诉讼的实务问题进行探讨，本篇我们将商标和著作权恶意诉讼多个案例进行分析和探讨。
（一） 商标恶意诉讼
法律实践表明，商标恶意诉讼，应判断行为人在主观方面是否明知其提起的商标侵权之诉及相关行为无法律和事实上的根据，以便通过诉讼行为达成不正当的目的。商标恶意诉讼主要针对恶意申请商标和恶意行使商标权利的行为，其中“恶意申请商标”的行为与《商标法》第三十二条规定的行为紧密相关，恶意行使商标权利的行为主要针对超出商标权的保护范围、不当行使商标权损害他人合法权益的行为。另外，当事人对于申请财产保全、证据保全的行为负有审慎地注意义务，即其应当考虑申请保全是否确有必要、该保全行为是否给被申请人造成不必要的负担或额外损失等，单纯的保全错误可以依据因申请诉前（诉中）财产保全损害责任、因申请诉前（诉中）证据保全损害责任加以解决。
认定商标恶意诉讼成立的案件
1
案号
案名
法律适用
一审：（2014）甬仑知初字第132号民事判决
二审：
（2016）浙02民终02305号民事判决
浙江杰特机电科技有限公司与泰格工业集团有限公司因申请海关知识产权保护措施损害责任纠纷案
泰格公司交纳了相应担保金的行为应视为其已明知具有申请不当赔偿损失的风险，后泰格公司在针对浙江耀锋动力科技有限公司的案件中败诉后而本案尚未判决前申请撤诉，且撤诉前双方当事人并未就相关赔偿问题并未达成和解，其撤诉行为正当性不足，故泰格公司主张其不具有主观过错的理由不能成立。因泰格公司具有上述主观过错，其申请不当的行为实际造成杰特公司相应的损失，两者具有因果关系，应承担相应的民事侵权赔偿责任。
2
案号
案名
法律适用
（2017）浙06民初267号
绍兴市科顺建材有限公司与新昌县共利新颖建材有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷
1.共利公司实施了侵害行为。共利公司注册了涉案商标，向本院提起了商标侵权的民事诉讼，向嵊州市工商局进行举报，并强烈要求工商局查封被控侵权产品，该行为属于对科顺公司的利益有重大影响的行为，属于侵害行为。
2.共利公司具有主观过错。……首先，共利公司注册商标时具有恶意。第一，共利公司在其提起的商标侵权民事纠纷一案二审中自认，其在申请注册“CPU”商标时，对于“CPU”已被本行业内部人士认定为“浇注型聚氨酯”的简称的事实是知晓的。既然是通用名称，该标识显然不是共利公司所创造，而是行业经营者皆可使用，共利公司认为“CPU”系其首创的观点不能成立。……第二，原、被告同为绍兴地区生产销售防水卷材等产品的两家企业，经营范围中存在相同产品。共利公司在申请商标时已经知道科顺公司在此之前使用了“CPU”作为产品名称的一部分，商标一经申请即具有排他效力，这种明知他人有在先使用行为而申请商标，并作为其后维权的工具，显然是一种恶意申请行为。第三，即使如共利公司所陈述，其使用“CPU”的时间更早，但其仅系作为产品名称的一部分使用，并未将“CPU”作为商标突出使用。……第四，共利公司在2013年之前的很长时间内使用“CPU”作为产品名称的一部分，但并未申请注册商标，在2013年9月21日申请第10858713号注册商标、2013年12月7日申请第10881828号注册商标成功后，于2014年2月即开始针对科顺公司进行维权，从时间因素可见，其申请商标的目的不在于经营品牌、积累商誉，而在于打击竞争对手的可能性较大。
其次，共利公司在商标维权时具有恶意。权利有其范围和行使方式，超出权利保护范围和不当行使权利可能会损害他人合法权益。……本应采取侵权警告等对他人利益损害最小的维权方式，却向行政部门隐瞒其知晓竞争对手使用在先的事实，于2017年2月17日向嵊州市工商局举报，至3月26日，在发现工商局长时间内对侵权行为并不确定，未采取行政强制措施的情况下，出具《承诺书》，以其愿意承担封存行为造成损失的方式催促工商局采取查封措施，最终导致本案货物损失的结果。
3.共利公司造成了损害后果。因共利公司的恶意注册商标、投诉及民事诉讼，导致科顺公司为履行与第三人合同生产的涉案产品被查封，早已过了保质期，至今仍存放于仓库内，造成了财产损失……。
4.共利公司的侵害行为与科顺公司的损失有因果关系。……如果没有共利公司恶意注册的行为，科顺公司的损失不会产生，因此，共利公司的侵害行为和科顺公司的损害事实之间具有因果关系。
3
案号
案名
法律适用
（2015）朝民（知）初字第22620号
北京美爵信达科技有限公司与山东比特智能科技股份有限公司因恶意提起知识产权与讼损害责任纠纷案
比特科技公司在第27079号案件中起诉美爵信达公司侵害了其对第4359350号TELEMATRIX商标享有的专用权，但该TELEMATRIX商标是比特科技公司以不正当手段抢先注册的他人已经使用并有一定影响的商标。
《商标法》（2001年修正）第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该规定意味着商标注册人在商标注册中应当遵守诚实信用原则，不能损害他人已经使用并有一定影响的未注册商标权利。商标注册人违反该规定申请商标注册，主观上应当被认定为具有恶意。生效法律文书已经确认比特科技公司申请注册涉案第4359350号TELEMATRIX商标违反了该法律规定。因此，比特科技公司在申请商标注册时显然具有主观恶意。
认定商标恶意诉讼不成立的案件
1
案号
案名
法律适用
一审：
（2016）鲁11民初98号
二审：
（2016）鲁民终2271号
日照立德电子科技有限公司、山东比特智能科技股份有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷
比特公司前身虽然在2001年之前与美国赛德公司有过业务往来，但当时未涉及到涉案商标TELEMATRIX，而美国赛德公司2006年才兼并美国公司TELEMATRIX,INC.并在之后更名为美国美爵信达公司，且立德公司主张其2007年才与美国赛德公司合作，立德公司亦未能提交证据证明比特公司在2010年提起商标侵权诉讼时知道立德公司系美国赛德公司的代工商，所以，综合上述事实，立德公司该主张亦不能成立……比特公司采取的上述措施不属于以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉的情形，比特公司当时的主观状态难谓恶意。所以，比特公司的行为不构成恶意提起知识产权诉讼，亦不必承担赔偿损失的责任。
2
案号
案名
法律适用
一审：（2016）沪0104民初17514号
二审：
（2017）沪73民终146号
成都顺美国际贸易有限公司与上纬(上海)精细化工有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案
被上诉人提起945号案时提交了照片、录像、伊美尔公司与高绿平公司的工程合同以及高绿平公司员工的微信记录等证据，并且被上诉人也有向工商机关投诉的行为，即使工商笔录中没有当场查获侵权产品的记录，也不能以此为由推定被上诉人提起945号案件属于明知没有事实依据的恶意诉讼……关于诉讼行为，在945号案中，被上诉人以尚需继续收集证据为由撤回起诉，是行使民事诉讼法赋予其的诉讼权利，不属于不正当的诉讼行为。
（二） 版权恶意诉讼
鉴于最高人民法院《民事案件案由规定》将因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷作为第三级案由规定在第二级案由“知识产权权属、侵权纠纷”之下，故恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的本质为侵权诉讼，一般情况下可以将因恶意提起的知识产权诉讼看作是一种一般侵权行为，适用《民法总则》、《民法通则》、《侵权责任法》等有关一般侵权行为的相关规定。鉴于侵权责任以过错责任为一般归责原则，故行为人主观上是否具有过错，是一般侵权行为的构成要件之一。著作权恶意诉讼主要针对在申请作品登记时具有恶意以及诉讼过程中具有恶意的情况。
版权恶意诉讼典型案例
案号
案名
法律适用
（2012）汕中法民三初字第78号
魏章莉与谢家兴因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案
谢家兴非权利人，有虚假陈述、提起诉讼、诉请赔偿的侵害行为，魏章莉有支付赔偿款等遭受经济损失的损害后果，谢家兴的侵害行为与魏章莉的受损后果有因果关系，三个构成要件具备。关键是识别谢家兴是否具有主观过错。本院认为，谢家兴具有主观过错。（1）谢家兴起诉时不存在认识错误，谢家兴在（2014）绍柯知初字第102号案件中系以讼争作品原创者身份起诉并请求赔偿。（2）谢家兴的虚假陈述在该案起诉时已显现，谢家兴申请作品登记时声明的创作时间晚于市场流通的时间，又排除独立创作、纯属巧合的可能，其早在申请作品登记时即具有恶意。（3）谢家兴在相关案件对方当事人提出其不具有著作权抗辩和相关证据后，未努力举证其为权利人也未获赔偿情况下即申请撤诉，根据常理也反证其存在主观恶意。从谢家兴的一系列行为可以印证其在提起（2014）绍柯知初字第102号案时其非真正著作权人，仍想通过诉讼途径获利，具有损害他人权益的直接故意。
（三） 恶意提起知识产权诉讼规制优化方向
总结上述恶意提起知识产权诉讼的法律实践和相关案例，我国恶意提起知识产权诉讼的相关法律依据尚需进一步完善。从实务操作角度而言，提出优化方向如下。
第一，在实体法层面，坚持按照一般侵权构成要件审查恶意提起知识产权损害赔偿责任构成，重点审查和认定原告是否存在恶意。知识产权恶意诉讼损害赔偿责任构成要件包括侵权行为、造成损失、因果关系和主观恶意。对于侵权行为，需要审查一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁，亦即当事人利用法律赋予的诉讼权利提起了知识产权诉讼并将另一方当事人拖入了诉讼程序，或者当事人在起诉状中明确提出了某项请求，使另一方当事人陷入了一种不利的境地，而后又在诉讼程序中变更或放弃了该请求的行为。对于造成损失，由于因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷作为另一起知识产权诉讼所引发的纠纷，如果在先的知识产权诉讼并未对当事人造成损害后果，后一纠纷可能就没有存在的必要。对于因果关系，要求如财产损失等损害后果均由对方当事人滥用诉讼权利的行为所导致。其中“主观恶意”最为核心，其认定标准高于一般侵权行为中过错的认定标准，需要从主观方面和客观方面两个角度加以证成，从主观方面的角度，需要证明行为人的其诉讼具有超出诉讼本身的其他不正当目的；从客观方面的角度，需要考察行为人提起知识产权诉讼的权利基础和事实基础存在明显不当的诉讼行为。
第二，在程序法层面，探索从能动的失权机制和司法惩戒手段两个方面[1]拓展民事诉讼法关于虚假诉讼的规制规则，增加对知识产权恶意诉讼人的惩罚性措施，进一步明确审理程序。一方面，借鉴《与贸易有关的知识产权协议》（Trips协议）第四十八条第一款的规定，司法机关还应有权责令申请人向被告支付费用，其中可以包括适当的律师费，增加知识产权恶意诉讼人的诉讼费用负担。另一方面，探索拓展民事诉讼法关于虚假诉讼的规制规则，将其延伸到恶意诉讼范畴，针对恶意诉讼行为追究损害赔偿等民事法律责任，同时根据情节轻重予以拘留、罚款等措施。[2]另外，针对情节严重的恶意诉讼行为是否构成刑事犯罪进行研究，一般将当事人恶意滥用民事诉权的行为成为诉讼诈骗[3]，有学者提出另立“诉讼诈骗罪”予以规制，有学者认为对严重的恶意诉讼行为以“诈骗罪”予以规制。通常而言，恶意诉讼行为主要侵犯正常的司法秩序，侵害人民法院正常的审判活动，不宜以诈骗罪予以规制。
第三，在适用条件方面，按照知识产权类型和行为特点进行恶意提起知识产权诉讼的行为类型化分析。专利恶意诉讼主要针对恶意申请专利的行为，亦即在明知涉案专利与现有技术、现有设计基本一致，缺乏权利基础的情况下，仍主张他人被控侵权产品侵害其涉案专利权，并意图使他人受到财产或信誉上的损害的行为。专利恶意诉讼应当包括不以专利的实际使用或者防御布局为目的且有滥用诉权的主观恶意的行为。同时，不能简单地以专利权被宣告无效，专利权人撤回专利侵权诉讼的结果来推定专利权人在行使专利权时具有恶意。商标恶意诉讼主要针对恶意申请商标和恶意行使商标权利的行为，包括不以商标实际使用为目的且有滥用诉权的主观恶意的“以非使用为目的注册商标并恶意诉讼”的行为。[4]其中，“恶意申请商标”的行为与《商标法》第三十二条规定的行为紧密相关，恶意行使商标权利的行为主要针对超出商标权的保护范围、不当行使商标权损害他人合法权益的行为。著作权恶意诉讼主要针对在申请作品登记时具有恶意以及诉讼过程中具有恶意的情况。按照行为特点而言，以诉讼行为指向为依据的客观主义标准[5]，分为指向程序的知识产权恶意诉讼、指向证据的知识产权恶意诉讼和指向法律关系的知识产权恶意诉讼，或者分为权利瑕疵型、权利未受侵害型等行为类型[6]，并分别加以规制。
第四，在法律后果方面，将主观恶意作为确定损害赔偿数额的主要因素，探索建立恶意提起知识产权诉讼的惩罚性赔偿制度。通常而言，按照之前所述的“填平原则”，传统的补偿性赔偿处于填补受害人因为侵权行为所遭受的损失，以实际损失为计算基础，侵权行为人在所致损失范围内对受害人加以赔偿，通常这一赔偿的幅度不能小于受害人所遭受的损失数额，同时不能大于实际损失的数额。否则，如果赔偿的幅度小于受害人所遭受的损失数额，那么损害没有充分得到救济；如果赔偿的幅度大于实际损失，那么会导致受害人不当得利。然而，惩罚性赔偿制度是恰恰与补偿性赔偿制度相对应的另外一种法律制度。惩罚性赔偿制度是兼有民事责任和刑事责任双重属的法律制度，或者说融合公法责任和私法责任双重属性的特殊法律制度，可以将该种法律制度称为经济法制度[7]。惩罚性赔偿制度兼具有惩罚性的预防功能和补偿性的救济功能，但是以惩罚性功能为主。[8]对于恶意提起知识产权诉讼而言，主观恶意所带来的道德可非难性非常明显，符合兼具有惩罚性的预防功能和补偿性的救济功能的惩罚性赔偿制度的定位，建议将主观恶意作为确定损害赔偿数额的主要因素，探索建立恶意提起知识产权诉讼的惩罚性赔偿制度。
第五，从关联制度方面，完善财产保全、证据保全等诉讼法制度，将恶意提起知识产权诉讼作为滥用知识产权的行为用反垄断法和反不正当竞争法进一步规制。首先，明确当事人对于申请财产保全、证据保全的行为负有审慎地注意义务，即其应当考虑申请保全是否确有必要、该保全行为是否给被申请人造成不必要的负担或额外损失等，单纯的保全错误可以依据因申请诉前（诉中）财产保全损害责任、因申请诉前（诉中）证据保全损害责任加以解决。其次，参照其他国家和地区的立法例，将恶意提起知识产权诉讼等行为纳入滥用市场支配地位的垄断行为类型中，在相关主体具有市场支配地位的前提下运用《反垄断法》加以规制。还有，在市场竞争中，如果经营者违背诚实信用原则与公认的商业道德，基于不正当竞争目的，以提起无根据的知识产权诉讼为手段，滥用诉权，损害其他经营者的合法权益或竞争优势，扰乱经济秩序的，那么因恶意提起的知识产权诉讼也可以构成不正当竞争行为。在具体案件中，因恶意提起的知识产权诉讼属于一般侵权行为还是不正当竞争行为，应当根据案件是否涉及到市场竞争因素进行具体分析，并允许当事人进行选择。
注：
[1] 于锐：“论恶意诉讼的程序法规制”【J】，载于《黑龙江社会科学》2010年第1期，第154-157页。
[2] 卞辉：“知识产权恶意诉讼的程序法应对”【J】，载于《电子知识产权》2009年第10期，第61-65页。
[3] 王晓、任文松：“民事诉权滥用的法律规制”【J】，载于《现代法学》2015年第5期，第183-193页。
[4] 王静、曹闻佳：“以非使用为目的注册商标并进行恶意诉讼的司法规制”【J】，载于《中华商标》2016年第11期，第61-65页。
[5] 王中伟：“恶意诉讼治理：以审判权运行为核心思路”【J】，载于《人民司法》2011年第11期，第4-7页。
[6] 宁立志、宋攀峰：“专利诉权滥用的防范”【J】，载于《知识产权》2017年第10期，第22-34页。
[7] 金福海：《惩罚性赔偿研究》【M】，北京：法律出版社2008年8月，第98页。
[8] 张鹏：《专利侵权损害赔偿制度研究》【M】，北京：知识产权出版社2017年4月版，第129页。
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作者简介：
非权益合伙人 北京办公室
业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易
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