非规范商品维持商标注册的举证建议
知识产权执行
张雪
万瑞律师事务所
律师
在
商标因连续三年不使用而被撤销的案件中对于实际使用的非规范商品是否可以维持核定使用的规范商品的注册，一直是案件的难点也是案件各方关注的问题。
难点
由于《类似商品和服务区分表》(下称《区分表》)的局限性和滞后性，《区分表》不可能涵盖市场上存在的所有商品，这就造成一些商标申请人在申请商标时无法在《区分表》中找到实际使用的商品进行对应注册。为了避免在商标注册中申请不属于《区分表》内商品而遇到补正程序等，部分申请人会参照《区分表》选择与其实际使用商品较为接近的商品进行注册。但在商标连续三年不使用撤销案件中，权利人需要提供注册商标在核定商品上使用的证据才能维持商标注册，对于实际使用非规范商品的权利人来说，证明商标在非规范商品上的使用属于其在核定商品上的使用成为案件难点。
方式
一般来说，商标权利人主要通过两种方式来证明实际使用的非规范商品可以维持核定使用的规范商品的注册，一种是证明实际使用的商品与核定使用商品本质上属于同一商品。
在“CKA”商标撤销复审行政诉讼案中，诉争商标核定使用在12类“汽车刹车片、运载工具用刹车扇形片”等商品上，权利人提交了“汽车制动器衬片”商品上的使用证据，国家知识产权局认为在案证据不足以证明权利人在指定期间内对诉争商标在核定使用的商品上进行了使用。一审法院认为尽管“汽车制动器衬片”商品并非《区分表》中的规范商品名称，但从该商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体方面看，“汽车制动器衬片”在本质上应属于诉争商标核定使用的“汽车刹车片”商品，故对诉争商标在“汽车制动器衬片”商品上的使用可以认定构成其在核定的“汽车刹车片”商品上的使用。
另一种方式是证明实际使用的商品属于核定使用商品的下位概念。在 “Natergy”商标撤销复审行政诉讼案中，诉争商标核定使用在第1类“吸气剂；硅酸盐”等商品上，商标权利人将诉争商标实际使用在“3A分子筛”商品上。国家知识产权局和一审法院均认为“3A分子筛”并非《区分表》中规范商品，尽管权利人主张“3A分子筛”与核定商品“硅酸盐”为相同商品，因为硅酸盐为“3A分子筛”的主要成分，但主要成分不应等同于由其合成的商品。“3A分子筛”依其作为干燥剂的功能可属于“工业用化学品”，但鉴于诉争商标核定使用商品中并无“工业用化学品”，因此一审法院认为在案证据无法维持诉争商标的注册。二审阶段，代理律师受权利人委托提起上诉，在分析后认为权利人的“3A分子筛”商品与核定商品“吸气剂”最为贴近，如能证明“3A分子筛”属于“吸气剂”则可以维持诉争商标在该商品上的注册。代理律师在海量的技术文件中进行检索，并根据检索结果提交了《吸气剂术语-国家标准》、与吸气剂相关的专利文件以及吸气剂图书，以证明权利人制造销售的“3A分子筛”商品主要用于中空玻璃干燥，其主要功能在于吸收中空玻璃中的水蒸气，实现了吸气剂的功能，等同于吸气剂或属于吸气剂的一种。二审法院审理后认为：“3A分子筛”吸附水蒸气的功能系其主要功能，该功能属于吸气剂的功能范畴，“3A分子筛”可认定为吸气剂的下位概念，诉争商标在“3A分子筛”上的使用可以认定为在“吸气剂”上的使用。
从上述案件可见，提供非规范商品的实际使用证据存在难以维持核定商品上(规范商品)诉争商标的可能。根据目前商标审查标准和司法实践，如果实际使用的非规范商品并非与诉争商标核定注册的商品实质相同或属于核定商品的下位概念，或者仅构成核定商品的类似商品，诉争商标均无法获得维持。通过提交国家标准、行业词典、专利文件并结合实际使用的非规范商品在实际生产中的功能、用途、销售渠道、作用原理等证明实际使用的非规范商品与核定使用商品为同一商品或者为其下位概念，可以维持诉争商标在核定商品上的使用。
建议
考虑到法院对是否属于相同商品或上下位概念的审查标准较为严格，增加了撤三案件中案件举证难度和结果的不确定性，因此建议权利人在申请商标注册时，尤其是实际使用商品为非规范商品时，尽量选择实际使用的商品进行注册；尽管申请商标过程中可能被商标局通知因商品不规范需要补正，但在未来商标撤三案件中能够有效降低因无法提供核定商品上的使用证据而导致的商标被撤销的风险。
作者 | 万瑞律师事务所律师张雪。万瑞律师事务所是三友知识产权集团的旗下成员
本文刊载于《商法》2023年6月刊。如欲阅读电子版，欢迎浏览《商法》官网。
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