“葵花宝典”是否构成在先商品化利益判决书（摘录）

北京知识产权法院

行政判决书

（摘录）

（2017）京73行初2800号

原告上海游奇网络有限公司（简称上海游奇公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2017年3月2日作出的商评字[2017]第17732号关于第10572048号“葵花宝典”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定书（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。

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本院经审理查明：

诉争商标系第10572048号“葵花宝典”商标（商标图样附后），由上海游奇公司于2012年3月5日向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出注册申请，该商标于2013年6月7日核准注册，核定使用服务为第41类：在计算机网络上提供在线游戏；娱乐；提供体育设施；玩具出租；游戏器具出租；动物训练；为艺术家提供模特服务；经营彩票；提供娱乐场所；提供娱乐设施（截止）。该商标专用期限自2013年6月7日起至2023年6月6日止。

2015年3月20日，完美世界数字公司对诉争商标提出无效宣告申请。商标评审委员会经审理，于2017年3月2日作出被诉裁定，诉争商标予以无效宣告。

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本院认为：

关于本案的法律适用问题，《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定，对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。本案中，诉争商标在商标法修改决定施行前已经获准注册，商标评审委员会于决定施行后受理并作出被诉裁定，根据举重以明轻的解释方法，因此，本案审查相关程序问题应适用修改后的商标法即2014年《商标法》，审查实体问题适用修改前的商标法即2001年《商标法》。被告在行政程序中对于实体问题直接适用2014年《商标法》进行审理，存在新旧法法律适用错误，本院予以纠正。但是，由于2014年《商标法》第三十二条与2001年《商标法》第三十一条规定内容相同，因此，被告新旧法适用错误并不当然导致实体结论的变化。

结合原告诉讼请求及被诉裁定，本案的焦点问题为：一、第三人对诉争商标提出无 效宣告的主体资格是否适格；二、诉争商标是否违反2001《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。

一、关于第三人对诉争商标提出无效宣告的主体资格是否适格的问题

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二、关于诉争商标是否违反2001年《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定

2001年《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

被告在被诉裁定中认定诉争商标的申请注册损害了金庸《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍的特有名称“葵花宝典”的商品化权益，因此违反了《商标法》关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定应予宣告无效。商品化权益源于“角色形象和名称”的保护需求，其是美国法从隐私权中引申出来的公开权（Right of Publicity）。世界知识产权组织将商品化权益定义为：“为了满足特定顾客的需求，使顾客基于与角色的亲和力而购进这类商品或要求这类服务，通过虚构角色的创作者或者自然人以及一个或多个合法的第三人在不同的商品或服务上加工或次要利用该角色的实质人格特征。”我国法律中尚未明确规定商品化权益。

司法实践中，在先生效判决中已经出现将商品化权益作为在先权利给予保护的案例。北京市高级人民法院在（2011）高行（知）终字第374号行政判决书中认定：“‘007’、‘JAMES BOND’作为‘007’系列电影中的角色名称已为相关公众所了解，其知名度的取得是丹乔公司创造性劳动的结晶，由此知名的角色名称所带来的商业价值和商业机会也是丹乔公司投入大量劳动和资本所获得。因此，作为在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护。”在（2015）高行（知）终字第1020号行政判决书中认定“电影名称具有被商业化运用的价值，一旦作为商标使用在相关商品或服务上，必将增加商标注册人的交易机会，给其带来商业利益。”在（2016）京行终3808号行政判决书中认定应对《功夫熊猫KUNG FU PANDA》是否构成在先知名电影的特有名称进行评审，不得以“商品化权”非我国法定权利或者法定权益类型为由对在先权利不予审查。“功夫熊猫”既是梦工场公司出品的电影《功夫熊猫KUNG FU PANDA》的片名，也是该电影中主要人物的名称。在有证据证明该电影在中国大陆地区具有一定知名度的情况下，“功夫熊猫”可以作为知名电影特有的名称受到保护。由以上生效判决可见，司法实践中已将具有一定知名度的作品名称及作品中的角色名称作为在先权益进行保护。

2017年最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（简称2017年《规定》）第十八条的规定，在先权利包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。第二十二条第二款规定，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。2017年《规定》首次在司法解释的层面明确了商品化权益可以作为在先权益给予保护。同时，2017年《规定》第三十一条规定，人民法院依据2001年修正的商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。因此，本案的审理可以参照前述规定。

本院认为，2017年《规定》第二十二条第二款在适用上必须满足两个要件：1、适用对象为在著作权保护期限内的作品中具有较高知名度的作品名称、作品中的角色名称等；2、适用条件为能够让相关公众误认为该商标与在先权益主体之间存在特定联系，能够达到误导公众的客观效果。具体到本案，对于诉争商标“葵花宝典”的申请注册是否满足上述两个条件进而属于应予保护的在先商品化权益，合议庭出现了不同的意见。

少数意见认为，“葵花宝典”作为金庸小说作品《笑傲江湖》中武学秘籍的特有名称，随着小说大量推广和同名电影、电视剧的不断上映和播放，使得“葵花宝典”具有较高的知名度，能够将其与《笑傲江湖》及金庸产生关联。由此带来的商业价值和商业机会是金庸投入大量创造性劳动所得。武侠小说是影视剧作品和游戏产品改编的热门对象，武侠小说、影视剧作品及游戏产品三者之间的消费群体重合性较高。诉争商标与金庸小说作品《笑傲江湖》中武学秘籍的特有名称“葵花宝典”完全相同，且诉争商标核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”服务是武侠小说作品通常可能涉及到的衍生服务行业，诉争商标核定使用在上述服务项目上，容易使相关公众误认为上述服务与《笑傲江湖》小说的作者金庸存在特定联系，或者已经获得了《笑傲江湖》小说的作者金庸及相关权利人的授权。原告在第41类“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”服务上申请注册诉争商标，一定程度上利用了金庸及相关权利人基于小说作品中武学秘籍的特有名称“葵花宝典”而享有的商业价值和交易机会，损害了金庸小说作品《笑傲江湖》中武学秘籍特有名称“葵花宝典”的在先权益，违反了2001年《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。

但是，对于给予在先商品化权益保护的名称范围不应过宽，应考虑其获得知名度的领域及可能对相关消费者产生误认的范围。诉争商标核定使用的“提供体育设施；玩具出租；游戏器具出租；动物训练；为艺术家提供模特服务；经营彩票；提供娱乐场所；提供娱乐设施”服务，与“葵花宝典”获得知名度的领域以及与金庸的授权、被授权方的经营范围、服务项目等差异较大，诉争商标核定使用在前述服务上，不会导致相关公众发生混淆或误认。因此，诉争商标核定使用在“提供体育设施；玩具出租；游戏器具出租；动物训练；为艺术家提供模特服务；经营彩票；提供娱乐场所；提供娱乐设施”服务上，没有损害金庸小说作品《笑傲江湖》中武学秘籍特有名称“葵花宝典”的在先商品化权益，不构成2001年《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。

综上，“葵花宝典”作为作品中具有较高知名度的虚拟作品的名称，在诉争商标与其完全相同的情形下，核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”服务上，容易使相关公众误认为诉争商标与《笑傲江湖》小说的作者金庸及相关权利人存在特定关系， 可以适用“在先权益”的规定对其予以保护。因此，诉争商标核定使用在“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”服务上，违反了2001年《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。

多数意见认为，2017年《规定》第二十二条第二款规定的商品化权益适用对象为在著作权保护期限内的作品中具有较高知名度的作品名称和作品中的角色名称。从适用对象上讲，作品中的角色名称与作品名称并非在同一层面的在先权益，后者获得保护的法律依据可以来源于知名商品的特有名称，而前者获得保护并没有直接的法律依据，之所以给予保护更多的是出于遏制商标抢注、维护商标注册秩序。因此，角色名称要获得保护在知名度、与作品及作者之间的关联度等方面比作品名称的要求更高。本案“葵花宝典”是作品中的虚构作品的名称，该类型的名称是否属于2017年《规定》第二十二条第二款中规定的商品化权益“等”字范围之内的保护对象，法院在适用时应保持审慎。只有在该类名称的知名度达到了角色名称知名度或者高于其知名度的情况下且没有其他因素阻断其与作品及作者之间的稳定联系时方有适用的可能。本案中，“葵花宝典”为金庸的小说作品《笑傲江湖》中的特有词汇，是《笑傲江湖》小说中最高级别的武学秘籍，在小说中具有重要地位，一定程度上牵引着小说情节的发展。《笑傲江湖》小说被多次再版并改编为影视作品，在文学领域、影视界以及普通消费者心目中具有较高的知名度和美誉度，“葵花宝典”亦随之为广大消费者熟知，具有一定的知名度。然而，随着使用时间的推移和范围的扩展，“葵花宝典”在公众范围内，已经日渐成为一种流行的词汇，可以用来指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册。原告提供的在案证据显示，中国期刊网上检索“葵花宝典”，出现多篇标题中含有“葵花宝典”的文章。例如：小老板的“葵花宝典”；步入家庭影院殿堂的“葵花宝典”——Avia测试DVD碟简介；行走股市的“葵花宝典”；饭店业的“葵花宝典”等。由此可见，“葵花宝典”已经从唯一指向金庸作品《笑傲江湖》演化为不再仅指向特定作者或特定作品，“葵花宝典”与《笑傲江湖》及金庸之间的稳定指向关系因其在各个领域中的广泛使用而受到了阻断。此种情形下，如果仍将《著作权法》中不属于保护对象的虚拟作品名称纳入到在先商品化权益的保护范畴，一定程度上损害了社会公众对法律的合理预期利益并限制了公众的表达自由，遏制商标申请注册制度带来的负面效应不应以前述利益的损害为代价。因此，本着审慎适用2017年《规定》第二十二条第二款的司法态度，多数意见认为具有其他含义的虚拟武功秘籍名称“葵花宝典”不构成在先权益，诉争商标的申请注册并未违反2001年《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。

综上所述，无论是合议庭少数意见“‘葵花宝典’属于可受保护的在先商品化权益”，还是多数意见“‘葵花宝典’不属于可受保护的在先商品化权益”，被告作出的被诉裁定均存在部分事实认定不清，部分法律适用错误的问题。因此，合议庭在“在先商品化权益”认定上的分歧不影响本案的最终裁判结论。故，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：

一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2017]第17732号关于第10572048号“葵花宝典”商标无效宣告请求裁定书；

二、被告国家工商行政管理总局商标评审委员会针对完美世界（北京）数字科技有限公司就第10572048号“葵花宝典”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。

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审 判 长  张玲玲

人民陪审员  崔国斌

人民陪审员  刘丽娟

二○一七年十二月二十五日

法 官 助 理  田 芬

书 记 员  周 圆