专利授权确权司法解释解读（上）

张鹏中伦视界 2023-11-28

2020年9月12日，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称“专利授权确权司法解释”）施行，针对专利授权确权行政案件的审判工作进行规范。这是针对专利授权确权行政案件的首部司法解释，对未来专利授权确权行政案件的法律实践乃至于对专利审查工作实务具有深远影响。尤其是，专利授权确权司法解释第2至4条明确了权利要求用语界定的基本规则，这是各界最为关注的问题之一[1]，尤其值得深入分析。鉴于文章篇幅较长，笔者将分上中下篇推送。本文为上篇，将重点介绍专利授权确权行政案件概述和权利要求用语界定基本规则分析。

一、专利授权确权行政案件概述

专利授权确权行政案件，是指专利申请人不服国务院专利行政部门作出的专利复审请求审查决定，或者专利权人、无效宣告请求人不服国务院专利行政部门作出的专利无效宣告请求审查决定，向人民法院提起诉讼的案件。该类案件由北京知识产权法院管辖一审案件，由最高人民法院知识产权法庭管辖二审案件。需要指出的是，虽然外观设计专利侵权案件并未飞跃上诉到最高人民法院知识产权法庭，仍由各地高级人民法院管辖外观设计专利侵权二审案件，但是外观设计专利授权确权行政二审案件则由最高人民法院知识产权法庭管辖。[2]2019年，北京知识产权法院受理专利行政案件1672件，同比增加10.22%；结案1376件,同比增加36.64%。2019年，最高人民法院知识产权法庭受理241件行政二审案件，行政授权确权类案件230件，行政处罚类案件7件，其他行政案件4件。

针对上述专利授权确权案件审理过程中发现的问题，专利授权确权司法解释共32条，对权利要求解释、以说明书为依据、说明书公开充分、创造性、外观设计专利授权标准等重要法律适用问题予以明确，并对有关证据、程序问题作出规定。专利授权确权司法解释的出台有利于加强行政程序和司法程序的衔接，公正高效化解矛盾，实现行政争议实质性解决，让“真创新”得到“真保护”，“高质量”得到“严保护”[3]。深入理解和正确适用专利授权确权司法解释，将对未来专利行政诉讼法律实践产生重要指引。其中，权利要求解释是专利授权确权行政案件审判实践中的难点，也是各界最为关注的问题之一，专利授权确权司法解释第2至4条明确了权利要求用语界定的基本规则，主要包括内部证据优先规则、反向禁止反悔规则、明显错误纠正规则，本文对此详细分析。

二、权利要求用语界定基本规则分析

下面对内部证据优先规则、反向禁止反悔规则、明显错误纠正规则分别加以分析。

1．内部证据优先规则

内部证据优先，是指说明书及附图对技术术语的界定与该技术术语的通常含义不同的，应当依照说明书及附图中的界定[4]。专利授权确权司法解释第2条规定，“人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。依照前款规定不能界定的，可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。”该条文明确，说明书及附图权利要求的用语有明确定义或者说明的，按照其界定；如果没有明确定义或者说明的，依照所属领域的技术人员理解的通常含义界定。

内部证据优先规则对专利授权行政诉讼案件和专利确权行政诉讼案件均同等适用。上述观点从立法过程可以得到明确印证。专利授权确权司法解释2018年6月征求意见稿给出了两种方案，亦即，方案一：“人民法院审理专利授权行政案件，一般应当以本领域技术人员所理解的通常含义界定权利要求的用语。权利要求采用自定义词且说明书及附图有明确定义或者说明的，从其界定。人民法院审理专利确权行政案件，可以运用权利要求书、说明书及附图界定权利要求的用语。说明书及附图对权利要求用语有特别界定的，从其界定。专利审查档案可以用于解释权利要求的用语。以上述方法仍无法界定的，可以结合本领域技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。”方案二：“对于权利要求用语，人民法院一般应当以本领域技术人员所理解的通常含义界定。权利要求书采用自定义词且说明书及附图有明确定义或者说明的，从其界定。”可见，方案一区分了专利授权行政诉讼案件和专利确权行政诉讼案件，在专利授权行政诉讼案件中由于针对的是专利申请而非已经授权的专利，所以更加强调以本领域技术人员所理解的通常含义界定权利要求的用语，从而体现专利权的公示作用；在专利确权行政诉讼案件中由于针对的是授权专利而非专利申请，所以更加强调运用权利要求书、说明书及附图界定权利要求的用语，从而体现对专利权的保护。

专利授权确权司法解释中的内部证据优先规则系对司法实践的总结。例如，在上诉人深圳市吉祥腾达科技有限公司与被上诉人深圳敦骏科技有限公司等侵害发明专利权纠纷二审案[5]中，最高人民法院知识产权法庭明确，对于权利要求中相关技术术语或者技术特征的解释，应当遵循内部证据优先原则。如果权利要求相关技术术语或者技术特征在专利说明书中已经作了特别的说明，应当根据该特别说明作出解释；如果说明书并没有特别说明，应当按照本领域普通技术人员的通常理解作出解释。最后，权利要求的解释应当以本领域普通技术人员在对专利要求保护的技术方案形成整体认识的基础上，结合权利要求的具体语境，对权利要求的保护范围作出合乎逻辑的界定，以符合发明目的和能够实现发明技术方案为指引。从而，根据上述解释原则和规则，本案中权利要求1中的“第一个上行HTTP报文”应当解释为未通过认证的用户设备向接入服务器发送的第一个上行HTTP报文，而不应解释为用户设备与其要访问的实际网站建立TCP“三次握手”连接过程中的第一个报文。[6]

2．反向禁止反悔规则

反向禁止反悔规则，是指参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述界定权利要求的用语。随着司法实践的发展，专利禁止反悔原则从专利审查历史禁止反悔延伸到专利转让人禁止反悔、专利被许可人禁止反悔等情形[7]，并且专利审查历史禁止反悔没有排除在专利授权程序和专利确权程序适用的可能性[8]，理应理解为可以适用于专利授权程序和专利确权程序中[9]。其中，禁止专利权人将其在专利侵权程序中对权利要求保护范围的陈述内容，在专利确权程序中加以反悔，又称为反向禁止反悔规则。专利授权确权司法解释第3条规定，“人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。”该条文明确，在专利确权行政案件中，参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述界定权利要求的用语。反向禁止反悔规则在理解与适用方面需要注意的要点如下：

一是从适用范围角度而言，反向禁止反悔规则仅适用于专利确权行政案件，并不适用于专利授权行政案件。这一点从征求意见稿到正式稿的变化过程可以做出历史解释，2018年6月征求意见稿中提出，“人民法院在确定权利要求用语的含义时，可以参考专利权人在专利侵权诉讼程序中对权利要求内容的陈述。”2020年4月征求意见稿中指出，“解释权利要求的用语时，可以参考专利审查档案。”可见，在2018年6月征求意见稿和2020年4月征求意见稿中，均未强调反向禁止反悔规则仅适用于专利确权行政诉讼案件，并不适用于专利授权行政诉讼案件，正式稿专门强调值得我们在未来司法实践中加以关注。

二是从构成要件角度而言，反向禁止反悔规则仅针对已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述，并不包括未被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。也就是说，如果专利权人相关陈述并未被专利侵权民事案件生效裁判明确采纳，那么该陈述亦不具备反向禁止反悔适用的空间。如前所引述的2018年6月征求意见稿和2020年4月征求意见稿，均未强调反向禁止反悔规则仅针对已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述，在正式稿中专门进行强调，值得我们在未来司法实践中加以关注。需要指出的是，如果专利权人相关陈述被生效行政决定（例如专利侵权调处决定或者前一轮专利无效宣告请求的审查决定等）明确采纳，是否具有参照考虑的法律地位，值得深入研究和未来司法实践中加以观察。

三是从法律后果的角度而言，在专利确权行政案件中参考相关陈述，这与专利侵权诉讼中的禁止反悔规则存在一定差别。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定，“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”可见，专利侵权诉讼中的禁止反悔规则要求不能在侵权诉讼程序中将专利授权或者无效宣告程序中放弃的技术方案重新纳入，专利确权行政案件中的反向禁止反悔规则仅要求参考相关陈述。

专利授权确权司法解释中的反向禁止反悔规则系对司法实践的总结。例如，在浦江金豆米工艺有限公司等与原国家知识产权局专利复审委员会专利行政诉讼纠纷案[10]中，北京市高级人民法院指出，判断是否构成上述规定中的“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。如果专利权人的陈述未被生效法律文书接受，则其相应陈述不产生法律效力，未与专利权人的其他陈述产生实质性的冲突，不必适用禁止反悔的原则。如果专利权人的陈述被生效法律文书接受，则其相应陈述产生法律效力，裁判机关在此后的审理中不得采纳与之相冲突的陈述。因此，禁止反悔原则考虑的时间点，不是专利权人作出陈述的时间，而是其陈述被生效法律文书接受的情况下，法律文书生效的时间。兆世公司是本专利的独占实施被许可人，其在专利侵权案件中的陈述可以视为专利权人的陈述。鉴于（2015）浙知终字第79号民事判决书认可了兆世公司对权利要求1中“连接结构”的解释，且该判决书发生法律效力之时被诉决定尚未生效，故本院有必要审查赵某在本案口头审理时的相应陈述是否与（2015）浙知终字第79号民事判决书认定的事实相冲突。

3．明显错误纠正规则

专利授权确权司法解释第4条规定的明显错误纠正规则有两个适用要件：存在明显错误或者歧义、本领域技术人员可以得出唯一理解。专利授权确权司法解释第4条规定，“权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、数字、标点、图形、符号等有明显错误或者歧义，但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的，人民法院应当根据该唯一理解作出认定。”该条规定在2018年6月征求意见稿、2020年4月征求意见稿中几乎一致，只是将两次征求意见稿中的“明显错误”丰富为“明显错误或者歧义”，由此可见该条规则获得了普遍认同，没有太多争议。究其原因，我国没有专利授权后修改程序，专利权人通过针对自身的专利提起无效宣告请求从而获得授权专利修改机会的限制非常多，因此容易产生授权专利存在明显错误或者歧义的情况，尤其是实用新型专利申请仅仅经过初步审查即获得授权并未经过实质审查程序。因此，存在明显错误或者歧义的情况下，如果本领域技术人员可以得出唯一理解，那么应当根据该唯一理解作出认定。

专利授权确权司法解释中的明显错误纠正规则系对司法实践的总结。例如，在无锡国威陶瓷电器有限公司、蒋某与常熟市林芝电热器件有限公司等侵害实用新型专利权纠纷再审案[11]中，最高人民法院认为，“可以纠正的明显错误需要两个条件：一是本领域普通技术人员能够认识到专利申请文件的记载或者附图存在歧义或者错误：二是本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解以解决该歧义或者错误。”

[注]

[1] 人民法院新闻传媒总社：“最高法民三庭负责人就侵犯商业秘密民事案件司法解释及专利授权确权行政案件司法解释答记者问”【EB/OL】，https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/09/id/5453571.shtml （2020年10月1日最后访问）。

[2] 张鹏：《最高人民法院知识产权法庭发展观察与案例评述》【M】，北京：法律出版社2020年6月版，第36-47页。

[3] 人民法院新闻传媒总社：“最高法民三庭负责人就侵犯商业秘密民事案件司法解释及专利授权确权行政案件司法解释答记者问”【EB/OL】，https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/09/id/5453571.shtml （2020年10月1日最后访问）。

[4] 张鹏：《专利授权确权制度原理与实务》【M】，北京：知识产权出版社2012年4月版，第81页。

[5] 参见最高人民法院知识产权法庭（2019）最高法知民终147号民事判决书、山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初1481号民事判决书。

[6] 本案的详细分析参见张鹏：《最高人民法院知识产权法庭发展观察与案例评述》，北京：法律出版社2020年6月版，第167-196页。

[7]郑成思：《知识产权论》，法律出版社2001年版，第79-82页。

[8]Janice M. Mueller,An Introduction to Patent Law, CITIC Publishing House 2003,p.247-248.

[9] 张志成、张鹏：《中国专利行政案例精读》【M】，北京：商务印书馆2017年1月版，案例12。

[10] 参见北京市高级人民法院(2019)京行终29号行政判决书。

[11] 参见最高人民法院（2018）最高法民再111号民事判决书。

The End

作者简介

张鹏律师

北京办公室 合伙人