企业如何预防公司主体变更引发的知产受损？
知识产权保护
刘建强
上海市太平洋律师事务所
合伙人
丁晓迪
上海市太平洋律师事务所
高级律师
近
两年来基于经济环境的变化，许多跨国企业也相应调整了其在中国市场的部分业务。虽然每家公司进行市场调整的原因不尽相同，但在业务市场转移时可能会面临一些共同的知识产权问题。
权利人变更的安排。公司在做市场调整时，可能会对现有公司主体进行合并、分立或解散等。然而，过去在中国注册或登记的知识产权，会因为公司主体的变更而受到影响，其中包括跨国公司在中国发展时就已经申请注册的商标、专利，或者已登记的著作权。
如果这些权利是统一安排注册、登记在公司海外总部名下或登记在专为管理知识产权而设的公司名下，则其中国子公司或合营企业的变更可能对权利本身并不会产生影响。但对于将知识产权注册、登记在中国公司名下的情况，如果该中国公司因合并、分立或解散导致其无法成为在中国注册、登记知识产权的权利人，则需要根据权利类别(专利、商标、著作权等)按照对应的流程提前安排相关权利人的变更和转移，否则会对这些权利的处置产生不良影响。
权利许可的安排。在中国商业运营中，当权利人变更时，公司需要特别关注尚在进行的知识产权许可，包括知识产权许可的类别是独占、排他还是普通许可；许可的期限和地域；许可有无关于权利人主体变更后的特别约定，等等。
另外，许可涉及的商业领域也需要关注，例如是针对生产领域的许可还是在流通领域的许可。对于在特定情况下许可终止后，正在生产流程中或已经生产出来但等待销售的库存商品如何处理，都是需要提前安排的问题。
对确权及维权的安排。为了支持商业运营，知识产权需要常年维护才能保障其有效性以及在维护品牌及市场份额中的作用。而在知识产权的确权和维权过程中一般可能存在无效、撤销、侵权诉讼等情况。对于正在进行的确权和维权行政、司法程序，需要结合权利主体变更的流程及时与相关行政、司法机关进行沟通，并按规补充相应手续。
在《取消外国公文书认证要求的公约》生效前，若作为案件当事人的知识产权权利人转移至国外，则相关手续可能需要进行公证认证；若案件审理时限对公司商业安排有影响的，则需要尽量预留充足的时间安排相应手续。
对生产销售的安排。通常，权利人最初在安排生产和销售时，会和第三方生产商及经销商签订的许可协议，其中会包含有关许可终止时生产环节和库存商品的安排。例如规定合理的销售期限以及对货物生产物料及流程的约定。
然而，如果在之前许可时没有详细约定此类事项，那么在后期进行市场转移时，就需要提前考虑并尽早协商，以防止后期发生纠纷或因约定不明导致知识产权受损的情况。
可能面临的问题
许可条款冲突。在企业发生并购后，知识产权的权利人发生转移。如果新的权利人未对知识产权许可条款予以关注，则可能出现以下情况：在并购之前，原权利人已经将知识产权许可给A公司，并且约定并购并不会影响该许可。
并购时收购方忽略了该条款，并在并购发生后作为新权利人将知识产权又许可给了B公司，导致了两个许可协议之间产生冲突，后续花费大量时间和精力来解决。因此，在权利人转移前，对于已存在的知识产权许可，需仔细核查，以避免不同被许可人之间的许可冲突。
权利时限问题。如果在权利人转移过程中，未及时对知识产权的情况进行梳理并关注如商标续展、专利年费缴纳宽限期等重要事项，则可能导致权利失效。对于有价值的知识产权，若因疏忽而导致失效是非常可惜的。曾有企业因未及时续展重要商标而导致无效，后续相同或类似商标被他人注册，最终使企业多年积累的商誉在商标上荡然无存。
其他问题。在权利人发生转移的过程中，对于涉及知识产权许可的范围、时间等方面，亦需要仔细核查并提前安排处理方案。若知识产权属于共有，还需要和共有人提前协商好相应的权利人变更及后续事宜。
作者 | 上海市太平洋律师事务所合伙人刘建强、高级律师丁晓迪
本文刊载于《商法》2023年7月/8月双月刊，原标题为“市场转移所涉知产问题”。如欲阅读电子版，欢迎浏览《商法》官网。
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