2017/18美国最高法院案例译述(30)——专利多方审查程序案之一

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2017/18美国最高法院案例译述(30)——专利多方审查程序案之一

From 丁伯韬法与译 2019-03-22

SAS公司诉美国专利及商标局

——多方审查程序中的“打包式”审查

原案名：SAS InstituteInc. v. Andrei Iancu, as Director, USPTO

判决日期：2018年4月24日

案号：16-969

判决原文：

https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-969_f2qg.pdf

主笔：戈萨奇大法官（罗伯茨、肯尼迪、托马斯和阿利托大法官附议；金斯伯格大法官撰写异议意见，布雷耶、索托马约尔和卡根大法官附议；布雷耶大法官撰写异议意见，金斯伯格和索托马约尔大法官附议，卡根大法官就除第III-A之外的部分附议）

判决主旨：在专利多方审查程序（IPR）中，美国专利及商标局需要对申请人提出的每一项权利要求进行审查。

判决译述：

1．多方审查程序的前世今生

有时专利制度会面临这样的窘境：一些已授权专利实际上不具有创新性（novel），或者专利持有者拥有了本不应享有的特权。在此情形下，为了使相关当事人能够得到救济，美国国会很久之前即允许其在联邦法院提起挑战专利有效性的诉讼。不仅如此，在晚近的立法中，美国国会还确定了多样的行政救济途径，其中最早的当属单方复审程序（Ex Parte Reexamination）。

包括美国专利及商标局（UnitedStates Patent and Trademark Office，以下称为“PTO”）在内的任何人都可以发起单方复审程序。程序启动后，专利权人可回应申请人的申请，而申请人也可针对专利权人的回复做出回应。但是无论申请人是否回应，其之后就再也无法介入复审程序，参与复审的人仅限于专利权人与PTO的审查委员。

后来，作为对单方复审程序的补充，美国国会又确立了多方复审程序（Inter Partes Reexamination）。多方复审程序为申请人提供了一种更具对抗性的途径，因为其允许第三方当事人在整个程序中发表意见，而非单方复审那样只有一次发表意见的机会。然而，由于多方复审程序逐渐演变成了一种类似于PTO主导的纠问式审理（Inquisitorial），其已与行政救济的初衷相背离，所以美国国会于2011年创设了多方审查程序（Inter Partes Review）取而代之。

要发起多方审查程序，申请人必须提交一份申请（Petition），其内容既可以是要求取消某项不具有可专利性的权利要求（Claim，指专利或专利申请中除说明书部分之外，由一系列有编号的表达式），也可以是要求取消某项不具有创新性的权利要求。（《美国联邦法典》第35编第311条）但是申请必须列举出每一项具体的权利要求以及足够的证据，且专利持有者可以对这样的申请作初步回应（Preliminary Response）以解释为何多方复审程序不应被启动。（《美国联邦法典》第35编第312-313条）根据申请人和专利持有者提供的材料，PTO局长（Director）会判断是否至少一项权利要求有被推翻的可能性。如若是，则可启动多方审查程序。（《美国联邦法典》第35编第314条，但是实践中往往是PTO的专利听证及复审委员会（Patent Trialand Appeal Board，以下称为“委员会”）代表局长行使这一职能）

一旦启动多方审查程序，当事方即参与有关事项的陈述及听证。在程序进行期间，专利所有人可寻求变更或取消一个或多个自身的权利要求，双方也可以通过和解的方式终止程序。（《美国联邦法典》第35编第316-317条）但是如果程序没有被终止，那么委员会需要就所有申请人提出的可能不具有可专利性的权利要求做出最终书面决定（“shall issue a final written decision with respect to thepatentability of any patent claim challenged by the petitioner”，《美国联邦法典》第35编第318（a）条）。

2．SAS公司的专利大战

本案起源于SAS公司对ComplementSoft公司的软件专利发起多方审查程序一事。SAS公司认为后者的16项专利权利要求基于各种原因不具有可专利性，且委员会认为其中至少针对一项权利要求的质疑有可能得到支持，所以启动了多方审查程序。

但是，委员会在最终的书面决定中，只涉及了针对第1、3-10项权利要求提出的复审申请，其依据是PTO的一项规章赋予了其部分审查（Partial Institution）的权利。（《美国联邦法规》第37编第42.108（a）条）。

SAS公司据此向联邦巡回法院提起诉讼，认为《美国联邦法典》第35编第318条要求委员会对于其提出的每一项权利要求都应进行审查，而非只审查部分。然而巡回法院驳回了SAS公司的这一请求，故SAS公司向美国联邦最高法院提起了上诉。

3．PTO需要“打包式”审查

最高法院最终认为PTO对于多方审查程序中所有权利要求的审查是具有义务性和全面性的（mandatory and comprehensive），理由如下：

首先，从文义解释的角度而言（《美国联邦法典》第35编第318（a）条的英文原文为：

If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section316(d).

条文中的“shall”一词表明PTO在审查方面不可自由裁量（Nondiscretionary）；而“any”一词本身就具有全面的意思，置于此语境下则是指请愿书中的每一项权利要求，所以《美国联邦法典》第35编第318（a）条应当被解释为委员会需要对申请人提出的每一项权利要求进行审查。

其次，从体系解释的角度而言，《美国联邦法典》第35编第311条规定的是“申请发起一项多方审查程序”（a petition to institute an inter partes review）,而没有规定PTO可以发起这一程序。如果美国国会真的希望赋予PTO决定自身审查内容的权力，其完全可以仿照单方复审程序的规定（《美国联邦法典》第35编第303（a）条）。故最终美国国会选择建立一种当事人主导的（Party-directed）而非机构主导的（Agency-led）行政救济途径，PTO的决定权应受到限制。另外，《美国联邦法典》第35编第314（b）条规定了PTO可以“根据申请决定启动一项多方审查程序”（whether to institute an inter partes review...pursuant to a petition）。“[W]hether”和“pursuant to”二词表明PTO在行使这种启动权时只能针对整体申请在“是”或“否”中二选一，而不能针对每一项权利要求分别判断是否纳入多方审查程序。换句话说，PTO需要对申请人的申请“打包处理”而不能“拆分处理”。同理，在进入审查之后PTO也不应享有部分审查的权力，而应当对所有申请进行全面审查。

尽管PTO在庭审中还从政策考量的角度提出部分审查可以提升行政效率，但是最高法院明确指出立法前的政策考量是国会的职责，最高法院自身只需要针对国会已制定的法律进行判断。而在此案涉及的条款下，国会的法律显然应当被解释为：申请人提出的每一项权利要求都应当包含在多方审查程序的最后决定中。

4．关于“打包式”审查的不同声音

实际上本案最终判决只得到了五位大法官的支持，还有四名大法官怀有与此不同的意见。异议意见主要集中在以下几点：（1）PTO的部分审查的确可以排除那些缺乏依据的申请内容，从而节省行政资源；（2）由于PTO不一定要启动多方审查程序，所以如果PTO在审查是否启动时做出否定结论，那么申请人的申请无一会得到审查。故PTO在审查程序中对权利要求进行取舍更有利于程序的启动，也更有利于申请人的权利得到实现；（3）当条文出现模棱两可时，应允许有关机构制定相应规范以指导合理实现条文目的。

从本案也可以看出，法律解释是一项复杂的工作，即使美国最高法院的大法官也会对寥寥数字的条文展开完全不同的理解。而由于五比四的微弱优势，恐怕美国PTO在今后的多方审查工作中要付出更多的精力。

本期译述作者：丁伯韬

丁伯韬，西南政法大学民商法学院本科毕业，复旦大学国际经济法学硕士在读，师从高凌云教授。能够参与到高老师组织的“英美法判例研究”团队中来，同老师及众多优秀的学长学姐以及同辈们一起进行译述工作是我极大的荣幸。当然，将美国联邦最高法院大法官在判例中的思想提取出来并予以评述实属不易，其对于法学基础知识和法学思维的高要求促使着我在译述过程中不断地学习和思考。相信经过老师的指导和反复的训练，我能够在阅读和理解案例能力上获得质的提升，也期待各位读者对我译述中的不足批评指正，以使我不断完善译述的写作。

美国最高法院判例译述——云翻译工作室出品

主编：高凌云

副主编：郑家豪赵予慈齐冠云

撰稿人：赖雪金蒋佳颖崔伟蒋彧管洁泉丁伯韬朱文商可航倪国伟

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